(0532)81117588

 

       因商標(biāo)使用的認(rèn)定有兩大分歧，筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)依據(jù)具體條款背后的立法原意，對商標(biāo)使用作不同的認(rèn)識。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)避免在商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中將關(guān)注點(diǎn)放置于商標(biāo)使用的認(rèn)定上，將視線回歸對商標(biāo)識別功能的保護(hù)，以實(shí)質(zhì)混淆及混淆可能認(rèn)定作為裁判的核心。

 

     【關(guān)鍵詞】商標(biāo)使用  定牌加工   混淆

 

       貿(mào)易全球化的推進(jìn)和中國代加工工廠的發(fā)展，使定牌加工成為了大部分工廠的經(jīng)營常態(tài)，即接受國外品牌商的委托代為生產(chǎn)帶有商標(biāo)的商品。然而商標(biāo)的地域性保護(hù)必然會與此經(jīng)營模式產(chǎn)生沖突，當(dāng)我國也存在同樣的商標(biāo)并已獲得注冊，且商標(biāo)持有人并非委托加工方時(shí)，會產(chǎn)生商標(biāo)的侵權(quán)爭議。其中的矛盾主要是定牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)使用行為，該問題在司法實(shí)踐和學(xué)理上都存在爭議。

 

       部分觀點(diǎn)認(rèn)為依據(jù)我國的《商標(biāo)法》和《商標(biāo)法實(shí)施條例》可知構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)必然是因?yàn)槭褂昧松虡?biāo)，該行為使得定牌加工的標(biāo)志與本國已注冊商標(biāo)產(chǎn)生混淆或混淆可能，因此需要就定牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)使用進(jìn)行確定，若屬于商標(biāo)適用問題則可以進(jìn)一步進(jìn)行侵權(quán)認(rèn)定，若不構(gòu)成商標(biāo)使用則不可能產(chǎn)生侵權(quán)問題。本文通過對司法實(shí)踐的梳理以及對學(xué)理觀點(diǎn)的分析，試圖明確商標(biāo)使用的本質(zhì)及其在商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中的地位和作用。

 

       一、商標(biāo)使用認(rèn)定的實(shí)證分析

 

       就定牌加工的法律定性，不同的法院有不同的觀點(diǎn)，就定牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)使用的爭議體現(xiàn)在兩類訴訟中。一類是該使用行為是否形成《商標(biāo)法》32條規(guī)定的在先權(quán)利，從而可以影響他人的商標(biāo)注冊申請；另一類即本文所主要探討的在商標(biāo)侵權(quán)中的地位。前者訴訟關(guān)注的是有無形成在先權(quán)利，即委托中國廠商生產(chǎn)、加工并出口帶有商標(biāo)的產(chǎn)品能否形成值得保護(hù)的在先權(quán)利，而后者則側(cè)重于同種行為是否會使商標(biāo)產(chǎn)生識別功能，導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆或有混淆可能性。

 

       就定牌加工是否屬于商標(biāo)法所規(guī)定的在先權(quán)利，在“無印良品”商標(biāo)侵權(quán)案中，[1]日本株式會社良品計(jì)畫對南華公司在24類商品上申請注冊“無印良品”商標(biāo)提出異議，認(rèn)為其已在世界范圍內(nèi)廣泛適用，擁有較高知名度，并已在我國多類商品上注冊了商標(biāo)，南華公司申請注冊的行為屬于惡意搶注。法院認(rèn)為商標(biāo)的基本功能在于發(fā)揮識別作用，該功能只有商品進(jìn)入流通環(huán)節(jié)才可以發(fā)揮作用。雖然良品計(jì)畫在中國境內(nèi)生產(chǎn)、加工并出口帶有涉案商標(biāo)的24類產(chǎn)品，但并未在中國境內(nèi)流通含該商標(biāo)的24類商品，因此其生產(chǎn)、加工及出口的產(chǎn)品不能為相關(guān)公眾所知曉，故不構(gòu)成商標(biāo)使用。

 

       在商標(biāo)侵權(quán)類案件中，筆者以較為典型的案件作為切入點(diǎn)——認(rèn)定定牌加工不構(gòu)成商標(biāo)使用的有東風(fēng)案一審，[2]PRETUL商標(biāo)侵權(quán)糾紛案，[3]認(rèn)定屬于商標(biāo)使用的有本田商標(biāo)侵權(quán)案、[4]方爵案等。[5]在上柴柴油訴江蘇常佳商標(biāo)侵權(quán)案一審中，法院認(rèn)為依據(jù)《商標(biāo)法》第57條可知，商標(biāo)使用是商標(biāo)侵權(quán)的前提，若不是以商標(biāo)識別功能的發(fā)揮為使用目的，不夠成商標(biāo)法意義上的使用。常佳公司的行為不會使產(chǎn)品流入國內(nèi)市場流通，不具有識別功能，因而不屬于商標(biāo)使用，亦不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。在二審和再審中，法院并沒有將焦點(diǎn)放在商標(biāo)使用問題上，雖然二審法院贊成定牌加工認(rèn)定為不構(gòu)成侵權(quán)更合適，但需要以滿足合理注意義務(wù)為前提。被告明知上柴公司與印尼公司關(guān)于“東風(fēng)”商標(biāo)的糾紛，即使印尼公司已在印尼獲得合法注冊，常佳公司接受委托生產(chǎn)的行為不滿足合理注意義務(wù)，仍當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。再審則認(rèn)為基于司法的公信力以及常佳公司的行為不會使本國消費(fèi)者產(chǎn)生混淆，且未造成實(shí)質(zhì)性損害，不應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。

 

       在“PRETUL”案中，法院的認(rèn)定理由同樣是貼附商標(biāo)的商品并不在國內(nèi)銷售，不會產(chǎn)生識別作用，不具有區(qū)分商品來源的意義，因此不構(gòu)成商標(biāo)使用行為。在本田商標(biāo)侵權(quán)案中，三級法院的裁判理由均不相同。一審法院同樣不關(guān)注商標(biāo)使用的問題，而是直接就涉案商標(biāo)與本田商標(biāo)的近似度進(jìn)行比對，作出是否容易混淆的判斷，直接認(rèn)定近似并構(gòu)成侵權(quán)。二審法院認(rèn)為《商標(biāo)法》第57條規(guī)定的使用要求商標(biāo)在商業(yè)活動中發(fā)揮識別作用，定牌加工行為不會使緬甸“HONDA”商標(biāo)在我國市場流通，亦不會與本田的商標(biāo)產(chǎn)生混淆，因此不會侵犯本田商標(biāo)權(quán)。然而再審法院的裁判思路和理由與一審、二審并不相同。再審法院則認(rèn)為商標(biāo)使用是一種客觀行為，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《商標(biāo)法》作整體一致的解釋，只要是生產(chǎn)、使用并貼附了標(biāo)識，產(chǎn)生識別可能性就構(gòu)成商標(biāo)使用，而被告的加工行為雖然出口至緬甸，但因?yàn)榻?jīng)濟(jì)模式的變化和發(fā)展，這些產(chǎn)品是存在回流本國的可能性的，因此該行為仍然具有在中國境內(nèi)產(chǎn)生識別作用的可能，構(gòu)成商標(biāo)使用。被告的行為既然存在混淆的可能，即可認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。本案中，二審和再審均關(guān)注了商標(biāo)使用問題，并且將商標(biāo)使用作為侵權(quán)認(rèn)定的重要構(gòu)成，但是就是否構(gòu)成商標(biāo)使用的認(rèn)定上，雖然二審和再審均關(guān)注了商標(biāo)識別功能的發(fā)揮，卻得出了不一樣的結(jié)論。前者關(guān)注的是出口行為不會使涉案產(chǎn)品在本國發(fā)生識別功能進(jìn)而導(dǎo)致混淆，而后者認(rèn)為商品全球化的貿(mào)易趨勢下，商品是存在回流可能的，因此認(rèn)為定牌加工的行為也存在混淆可能。

 

       二、商標(biāo)使用的學(xué)理之爭

 

       除了在司法實(shí)踐上的爭議，學(xué)術(shù)界就商標(biāo)使用在商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定中的地位同樣有著巨大的爭議。一方面是對《商標(biāo)法》以及《商標(biāo)法實(shí)施條例》對于商標(biāo)使用、商標(biāo)侵權(quán)的規(guī)定，在遵循體系解釋應(yīng)當(dāng)保持前后一致的情況下，第57條規(guī)定的侵犯商標(biāo)專用權(quán)的使用行為應(yīng)當(dāng)與第48條商標(biāo)的使用描述一致，接著通過語義解釋分析商標(biāo)使用在侵權(quán)認(rèn)定中的獨(dú)立地位；另一方面是結(jié)合我國現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)情況和對外開放政策，對定牌加工行為的態(tài)度應(yīng)當(dāng)隨著我國商標(biāo)“弱保護(hù)”狀態(tài)向“強(qiáng)保護(hù)”的轉(zhuǎn)變而進(jìn)行調(diào)整。

 

      （一）商標(biāo)使用的認(rèn)識

 

       我國《商標(biāo)法》第48條明確規(guī)定了商標(biāo)的使用，商標(biāo)使用行為是為了使商標(biāo)發(fā)揮商品識別來源的功能?！渡虡?biāo)法》第57條規(guī)定的商標(biāo)侵權(quán)行為也含有“使用”一詞，雖然這種規(guī)定是依據(jù)漢字的語言表達(dá)習(xí)慣，但既然商標(biāo)法單獨(dú)規(guī)定了商標(biāo)使用，則必然會產(chǎn)生對48條與57條的理解和適用上的分歧。

 

       有學(xué)者認(rèn)為商標(biāo)使用是構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的前提條件和基礎(chǔ)。根據(jù)體系解釋，商標(biāo)法規(guī)定的商標(biāo)侵權(quán)應(yīng)當(dāng)限定于《商標(biāo)法》第48條所列舉的使用行為，將標(biāo)識作為來源識別使用的情形。若使用的標(biāo)識并非商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用，則不會出現(xiàn)侵權(quán)問題。[6]然而商標(biāo)法不只在57條規(guī)制了商標(biāo)使用行為，第49條第二款就三年未使用的注冊商標(biāo)的撤銷、第32條在先使用的未注冊商標(biāo)，就這些商標(biāo)使用情形而言，是否可以依據(jù)48條做相同解釋存在爭議。

 

       在“無印良品”商標(biāo)侵權(quán)案中，法院認(rèn)為良品計(jì)劃在我國生產(chǎn)、加工、出口產(chǎn)品的行為不滿足《商標(biāo)法》第32條后第二款規(guī)定的“已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”，不能阻止他人的商標(biāo)注冊。該案中，判決也并沒有遵循體系解釋的一致性將其認(rèn)定為商標(biāo)使用，與定牌加工行為的解釋截然不同。因此，有觀點(diǎn)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)將商標(biāo)使用進(jìn)行區(qū)分，侵權(quán)認(rèn)定中的使用與撤三制度、在先使用中的使用行為認(rèn)定不應(yīng)做同一解釋。

 

       例如王太平教授將商標(biāo)使用區(qū)分為商標(biāo)形成和維持意義上的使用和商標(biāo)侵權(quán)判斷中的使用，在先使用及撤三制度中的使用是形成和維持意義上的商標(biāo)使用。第32條和第4條的立法目的是為了規(guī)制商標(biāo)囤積和惡意搶注的投機(jī)行為，定牌加工行為并非屬于此類不正當(dāng)行為，但因?yàn)槠洳⒉幻嫦虮緡M(fèi)者，無法產(chǎn)生和維持其影響力和識別力，無法形成在先權(quán)利；在撤三制度中，因其不屬于惡意囤積商標(biāo)的行為，不應(yīng)當(dāng)以第49條三年未用而撤銷進(jìn)行規(guī)制。換言之，定牌加工使用屬于《商標(biāo)法》第49條規(guī)定的使用行為，商標(biāo)在我國注冊后其商品未在我國境內(nèi)流通，但已經(jīng)實(shí)施生產(chǎn)、加工、出口行為的，仍應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成使用，不應(yīng)當(dāng)撤銷。但在侵權(quán)糾紛中，是否予以規(guī)制應(yīng)當(dāng)根據(jù)商標(biāo)保護(hù)政策選擇確定，目前我國應(yīng)當(dāng)提高對商標(biāo)的保護(hù)，將更多生產(chǎn)經(jīng)營涵蓋在商標(biāo)侵權(quán)中的商標(biāo)使用行為。[7]筆者支持此種觀點(diǎn)，就商標(biāo)使用的認(rèn)識，應(yīng)當(dāng)依據(jù)不同條款的立法目的進(jìn)行調(diào)整，一致的理解看似保持了條文的一致性，但實(shí)際上會造成法律在銜接適用中的邏輯不自洽，與立法原意相違背。

 

      （二）商標(biāo)使用在侵權(quán)認(rèn)定中的地位

 

       一般而言，商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定是以《商標(biāo)法》第57條作為裁判依據(jù)，規(guī)制未經(jīng)許可的商標(biāo)使用行為。該規(guī)定使得在侵權(quán)認(rèn)定時(shí)對57條的適用產(chǎn)生歧義，即是否以存在商標(biāo)使用為侵權(quán)判定的前提和先決條件。目前就商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定有兩種不同視角的標(biāo)準(zhǔn)，一是消費(fèi)者識別標(biāo)準(zhǔn)，以是否會令消費(fèi)者發(fā)生混淆為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)需要商品進(jìn)入流通領(lǐng)域，并發(fā)揮識別功能。但該標(biāo)準(zhǔn)僅關(guān)注使用行為的結(jié)果而非行為本身，在實(shí)踐過程中也會帶來邏輯不自洽，首先是消費(fèi)者感知屬于主觀認(rèn)定，在發(fā)生侵權(quán)糾紛時(shí)被告以不在本國銷售為由進(jìn)行抗辯也不利于對本國權(quán)利人的保護(hù)；其次是先認(rèn)定行為的結(jié)果，再對行為性質(zhì)進(jìn)行認(rèn)定，有違邏輯順序。另一標(biāo)準(zhǔn)即行為人主體標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)將對行為結(jié)果的關(guān)注轉(zhuǎn)移到了行為本身，混淆只要存在混淆可能性而不需要造成事實(shí)上的混淆即可，就定牌加工而言，生產(chǎn)、貼附、儲存商品的行為即使未在本國銷售，也存在將來流通的可能，只要通過客觀外在的證據(jù)證明被控侵權(quán)人具有在來源指示意義上使用商標(biāo)的明顯意圖，就屬于商標(biāo)使用，構(gòu)成侵權(quán)。[8]

 

       此標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際上與商標(biāo)侵權(quán)中的使用即為48條規(guī)定的使用的觀點(diǎn)相一致，即只要行為人未經(jīng)許可使用了商標(biāo)法第48條規(guī)定的使用行為，就產(chǎn)生了侵權(quán)的后果，可直接以此認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)。[9]此種認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)并不要求考察使用人的使用目的和消費(fèi)者的主管辨認(rèn)能力，通過客觀的行為表現(xiàn)即可認(rèn)定侵權(quán)結(jié)果。但同樣是商標(biāo)侵權(quán)以存在商標(biāo)使用為前提，還有一種觀點(diǎn)是就商標(biāo)使用應(yīng)當(dāng)作具體認(rèn)定，只有發(fā)揮識別功能的商標(biāo)使用，才能進(jìn)一步作侵權(quán)認(rèn)定。問題的關(guān)鍵是，即使這些觀點(diǎn)均贊成商標(biāo)使用是商標(biāo)侵權(quán)的前提或先決條件，但就何為商標(biāo)使用，不同的理解也會帶來相反的結(jié)果。由此也體現(xiàn)了將商標(biāo)使用作為侵權(quán)的前提要件存在弊端，其結(jié)果是不僅沒有解決商標(biāo)使用的認(rèn)識，反而徒增認(rèn)識不同帶來結(jié)果導(dǎo)向的巨大差異。

 

       有實(shí)證分析調(diào)查了商標(biāo)使用在商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件中的適用情況，發(fā)現(xiàn)大部分原告并不會將商標(biāo)適用作為侵權(quán)的構(gòu)成要件，而是被告在認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)時(shí)作為抗辯事由提出，但更多的是法官主動提出，且即使法官提出了商標(biāo)使用的認(rèn)定問題，也不會左右最終的裁判結(jié)果。鑒于非商標(biāo)使用不可能導(dǎo)致混淆可能性，只要存在混淆可能必然意味著已經(jīng)進(jìn)行了商標(biāo)性使用，因此商標(biāo)使用條件已經(jīng)被混淆可能性條件替代或者吸收，在侵權(quán)訴訟中“商標(biāo)使用”不具有獨(dú)立地位，只有在被控侵權(quán)人認(rèn)為侵權(quán)不構(gòu)成時(shí)，以此提出抗辯，無需主動審查。[10]

 

       三、定牌加工在商標(biāo)侵權(quán)糾紛中的法律定性

 

       通過對商標(biāo)使用的案例分析和學(xué)理爭議進(jìn)行梳理，可以了解到商標(biāo)使用在侵權(quán)認(rèn)定中發(fā)生糾紛的原因。一是對“商標(biāo)使用”的理解，是選擇體系解釋下的一致性解釋，還是依據(jù)《商標(biāo)法》具體條文背后的立法邏輯和立法原意進(jìn)行區(qū)別認(rèn)定。就體系解釋而言，其弊端在于個(gè)案的具體情況并不相同，不能結(jié)合案件的實(shí)際情況進(jìn)行協(xié)調(diào)，可能會導(dǎo)致實(shí)質(zhì)公平的缺失。若就使用采取不同的定義，按不同條款的立法目的進(jìn)行法理分析和個(gè)案適用，可以避免法律的生搬硬套，在實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)公平的同時(shí)并沒有破壞法理邏輯。在侵權(quán)認(rèn)定中，堅(jiān)持混淆判斷而無需將焦點(diǎn)放置在商標(biāo)使用的認(rèn)定上，回歸到混淆侵權(quán)的核心要素，避免將案件審理的注意力放置在使用行為上而忽視了對混淆可能性及實(shí)質(zhì)混淆的判斷。

 

       當(dāng)然，就定牌加工行為的認(rèn)定而言，其不僅是法律的適用問題，還體現(xiàn)我國對經(jīng)濟(jì)貿(mào)易政策的側(cè)重點(diǎn)。作為世界生產(chǎn)大國，對于個(gè)案的處理以及行為的定性關(guān)系到我國千千萬萬的代加工企業(yè)，在面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，打造知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，更好地引導(dǎo)企業(yè)和經(jīng)營者培養(yǎng)知識產(chǎn)權(quán)意識、自主創(chuàng)新能力，同時(shí)更規(guī)范地完善商標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定，才是長久之計(jì)。