商標在先使用抗辯是商標侵權訴訟中一種常見的抗辯類型?！渡虡朔ā返谖迨艞l第三款規(guī)定：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識”。前述法律雖然對商標在先使用抗辯的構成要件作出規(guī)定，但仍顯原則，在配套的司法解釋沒有作出進一步細化規(guī)定的情況下，關于商標在先使用抗辯的一些問題在具體案件中的適用和判斷上仍存在不少分歧。
相關案例介紹
原告阿某波食品有限公司（下稱阿某波公司）系第8542616號“深海”文字商標的所有權人，核定使用商品包括第29類的紫菜等。商標的注冊日期為2012年9月14日。被告福州某林食品有限公司（下稱某林公司）在其生產的四款紫菜產品的外包裝上標注有“深海紫菜”字樣，并使用了被告自有商標“海之林”、“金海林”。阿某波公司起訴認為某林公司在相同產品的外包裝上突出使用與其商標完全相同的“深海”標識，構成商標侵權。某林公司辯稱阿某波公司系惡意搶注商標，其使用“深海”二字系對商品特點的描述性正當使用，且其在2002年前就已經在使用“深海”字樣了，并提交了相關的使用證據。故被告辯稱其屬于在先使用，依法不構成商標侵權。
福州市中級人民法院經審理認為，阿某波公司商標目前尚在有效期內，應受法律保護。某林公司在所銷售的其中兩款紫菜產品外包裝上突出使用“深海”字樣，容易導致混淆，應認定構成商標侵權。據此判令海林公司停止侵權、賠償損失。某林公司不服一審判決提起上訴。福建省高級人民法院二審審理查明，某林公司自2002年開始在其生產的紫菜產品的交易單據上、商品外包裝圖片上使用“深海紫菜”字樣。二審法院據此認為，由于尚無專業(yè)協會或者行政管理部門對“深海”屬于描述紫菜產品的質量、特性作出專業(yè)認證或官方認定。故現有證據尚不足以證明某林公司使用“深海”字樣的內容屬于描述性合理使用。但某林公司在本案中提供的證據足以證明其早在2002年即開始生產銷售帶有“深海”字樣的紫菜產品。該持續(xù)性的使用行為已經使“深海”文字成為有一定影響的標識。且某林公司在原告商標申請注冊后并沒有超出原有使用范圍。故某林公司關于在先使用的抗辯成立，據此，二審法院撤銷原審判決，改判駁回阿某波公司的全部訴訟請求。
法官觀點
本案的爭議焦點主要涉及被告主張的商標在先使用的抗辯能否成立，但對于在先使用抗辯的法律性質、具體包含哪些法定要件、具體個案中如何適用規(guī)定、對“原有范圍”應作何理解等都是案件之外需要進一步思考的問題。
1.商標在先使用抗辯的法律性質
商標在先使用抗辯在法律層面目前僅見于前述商標法第59條第3款的規(guī)定。該款規(guī)定的立法目的就是在商標注冊的基本原則之外，保護那些雖已在先使用但未注冊的商標使用人的權益，賦予其在符合法定條件下在一定范圍內繼續(xù)使用該未注冊商標的權利。關于在先使用的法律性質如何界定，在學術界和實務界均存在爭議，有主張民事權利者，認為“其他有一定影響的未注冊商標在先使用的性質是民事法益，具有使用權、請求權、抗辯權的權能”。也有認為是消極性的抗辯權的。最高法院法官認為：“立法者將先用權問題設置在侵權行為認定條款之后、正用抗辯條款之中的目的，顯然是將其作為不侵害商標權的抗辯事由之一，而并非授予先用者援引該條款獲得排他性保護的權利。”[1]最高法院在林明愷與富運經營部、美凱龍公司侵害商標權糾紛再審案[2]（下稱林明愷案件，該案入選《最高人民法院知識產權案件年度報告（2019）》）中認為商標法第59條第3款規(guī)定的內容是商標法針對具體情況而作出的在先使用人不侵權抗辯事由?？梢?，無論是最高法院法官的個人觀點還是最高法院在裁判中所分析的理由，均是認可在先使用抗辯應屬于一種消極性的不侵權抗辯事由。
2.商標在先使用抗辯的構成要件
從商標法該條款的字面意思理解，在先使用抗辯需滿足以下要件：第一，該在先商標使用人先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似的商標；第二，通過在先使用人的使用，使得該未注冊商標具有一定的知名度，相關公眾在商標標識與所使用的商品或服務之間產生了對應聯系；第三，該在先使用人在原使用范圍內使用該商標。關于在先使用的法定要件，由于商標法的規(guī)定較為原則，缺乏相應的司法解釋作細化補充，所以在具體適用中，對相關要件的把握仍然有一定爭議。主要爭議則是圍繞“在先使用的時間界限”“有一定影響”和“原使用范圍”等應當如何掌握的問題。
第一，關于“在先使用的時間界限”要件的認定。從商標法規(guī)定的字面意思來看，在先使用的時間只要滿足早于權利人商標的注冊申請時間即可。但從林明愷案件的裁判觀點來看，最高法院認為在先使用的時間點不僅需要在商標注冊人申請商標注冊時已經使用商標，還需要先于商標注冊人使用，也就是所謂的“雙優(yōu)先”。《國家知識產權局關于<商標法>第五十九條第三款法律適用問題的批復》規(guī)定：“適用該款規(guī)定，在先使用人須同時滿足以下五個要件：一是在商標注冊人申請商標注冊前已經使用；二是先于商標注冊人使用；三是在商標注冊人申請商標注冊前的使用達到有“一定影響”的程度；四是不得超出原經營商品或服務、原經營區(qū)域等原使用范圍；五是商標注冊人要求其附加適當區(qū)別標識的，在先使用人應當附加區(qū)別標識”。從批復內容來看國知局也是持“雙優(yōu)先”這個觀點。司法實踐中持相同觀點的案件還有廣西南寧中院審理的華潤知識產權管理有限公司與桂林桂益房地產開發(fā)有限公司侵害商標權糾紛案。[3]但也有法院認為，使用人原則上需要滿足先于商標注冊人使用這一要件，但是如果不能證明使用人具有侵權過錯，則即使用人晚于商標注冊人使用商標，在先使用抗辯亦可成立。如北京知產法院審理的北京中創(chuàng)東方教育科技有限公司與北京市海淀區(qū)啟航考試培訓學校等侵害商標權糾紛案（下稱588號案件）。[4]法院認為：并非只要商標注冊人早于在先使用人對商標進行了使用便當然認定先用抗辯不成立。如商標注冊人雖存在在先使用行為，但在先使用人對此并不知曉，且亦無其他證據證明在先使用人存在明知或應知商標注冊人對注冊商標的“申請意圖”卻仍在同一種或類似商品或服務上使用相同或相近似的商標等其他惡意情形的，即不能僅因商標注冊人具有在先使用行為而否認先用抗辯的成立。
第二，關于“有一定影響”要件的認定。對未注冊商標進行保護的目的就在于保護在先使用人對未注冊商標享有的商譽，所以要求該商標具有一定的影響，具有一定的知名度。關于“有一定影響”的要件判斷，實踐中在理解和標準掌握上存在一定爭議。商標法多個條款和反不正當競爭法均對“有一定影響”這一法律要件作出規(guī)定，但在內涵和外延上是否一致則存有爭議?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第23條規(guī)定：“在先使用人舉證證明其在先商標有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，人民法院可以認定為有一定影響。”但該條主要是針對商標法第32條的“有一定影響”作出的進一步解釋，而商標法第32條是在先使用權排除他人惡意搶注注冊商標的條款。但筆者認為，從法律體系的完整性和一致性解釋出發(fā)，前述司法解釋的規(guī)定在在先使用抗辯的認定中可以參照適用。故在具體案件中，在先使用人能夠證明其在先商標有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，當然屬于商標法第59條第3款中在先使用有一定影響的商標，如果在先使用人能夠證明其中之一的，例如有一定的持續(xù)使用時間或有一定的銷售區(qū)域或有一定的銷量或投入了廣告宣傳的，也可認定為有一定影響。另外，“有一定影響”通常有地域限制，即在一定的區(qū)域范圍內產生影響。根據司法實踐，“有一定影響”是在一定或者特定的地區(qū)具有知名度和影響力，而不是全國性的普遍知名，對“一定影響”標準不能提出過高要求。正是因為地域限制才會出現善意不知他人未注冊商標在先使用的情況，但是這種地域限制不應過度放大，限制在與在后主體經營范圍無交叉的當地相關市場即可，因為一旦在先使用的未注冊商標的影響范圍過大或存在一定市場交叉，在后主體的主觀狀態(tài)就有可能被判定為“應知”或“明知”。
第三，關于“原使用范圍”要件的認定。對于“原使用范圍”的含義，商標法及司法解釋亦無明確規(guī)定，故需結合商標的基本原理及該條款的立法目的來理解。商標作為一種商業(yè)符號，其價值來源于在經營活動中的實際使用。通過在先使用人的經營，使得該商標承載了一定的商譽，在商標標識與商品之間建立起穩(wěn)固的聯系，這種通過使用產生的商譽以及標識與商品之間的聯系，是法律需要予以保護的。因此，就“原使用范圍”而言，首先需要分析的是通過在先使用人的使用，在哪些商品上已經使得商標與商品之間建立了穩(wěn)定的聯系，并形成了固定的消費群體，然后在這個基礎上確定“原使用范圍”。而不應只從在先使用人的銷售量、銷售地域等使用規(guī)模方面對“原使用范圍”進行界定。上海知產法院審理的原告于松訴北京廿一客食品有限公司及其十一家關聯公司侵害商標權糾紛案件中[5]，法院認為，“對原有范圍的界定，商標法強調的是使用范圍而非使用規(guī)模。因此，判斷被訴商標的使用是否仍在原有范圍內應結合個案的實際情況，從使用方式、使用主體之間的關系和經營模式的特點等方面進行考量。”另有觀點認為，“在當今電子商務和移動互聯飛速發(fā)達的時代，商品流通已經跨越傳統(tǒng)的地理界限，商標地域性原則已經受到挑戰(zhàn)，所以限制地域范圍和生產規(guī)模已經毫無意義。”“在先使用人經營的實體店在他人商標注冊后，開始入駐移動互聯平臺接單，通過外賣配送的方式不應認定為改變原有使用方式。因為，入駐移動互聯平臺的仍是原先的實體店，且移動互聯平臺、外賣配送是技術發(fā)展的結果，改變了傳統(tǒng)的生產、生活方式。”[6]
在588號案件中，兩個解釋方法的適用值得借鑒：一是目的解釋方法的適用。法律規(guī)定對“原使用范圍”并無細化規(guī)定，但通過適用文義解釋方法，即按照日常語言使用方式，能夠解讀為對在先使用人關于商品、標識、主體、地域范圍的限定，其作為適用該條款的要件之一，應當具有實質性的意義。即在文義解釋的方法之下，“原使用范圍”雖然不是十分具體但是有一個大致的輪廓。該案中，二審法院認定在先使用人的后續(xù)使用行為，主體上僅限于“在先使用人”本人及在先已獲授權許可的“被許可使用人”；“商標”及“商品或服務”應與在先使用的商標及商品或服務“相同”或“基本相同”；但使用行為的規(guī)模不受在先使用規(guī)模的限制。關于使用規(guī)模的認定，裁判者是結合該條款的立法目的、商標本身的特征以及經營活動的特點等因素綜合作出的分析意見（目的解釋）。二是注重法律解釋體系性。該案二審法院將爭議焦點歸納為我國現行商標法第59條第3款的適用問題，但并沒有僅僅局限在該法條本身，而是兼顧了我國現行商標法、反不正當競爭法和相關司法解釋的規(guī)定，在證成的過程中呈現出體系性，避免了斷章取義和形式主義。
“原使用范圍”要件的審查中關于使用主體的確定也是容易引起爭議和分歧的問題。有觀點認為有權行使在先使用抗辯的主體只能限定為在先使用人本人，并以最高法院的判例為依據。最高法院在林明愷案件中提出：“作為一項抗辯事由，該不侵權抗辯僅應由在先使用人自行提出。在先使用人之外的其他人，無論是否取得在先使用人的同意，均無權依據商標法第五十九條第三款提出不侵權抗辯。”從最高法院的觀點來看，能否理解為除了原始在先使用人自己，其他任何主體均不能援引在先使用抗辯。我個人理解最高法院在該案的觀點是指如果在先使用人將在先使用的標識在權利人的商標注冊之后又許可他人使用，他人主張在先使用抗辯不能成立。但如果在權利商標注冊之前，已經存在被許可使用的情形，則被許可人同樣可以視為“在先使用人”的范疇。“在先使用有一定影響的未注冊商標所有人本人和其被許可人以及受讓人均有資格主張在先使用抗辯，至于抗辯能否成立，則要根據其他要件予以判斷。”[7]588號案件中法院的裁判觀點亦認可在先使用的主體包括被許可人。[8]
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