“專利被駁回，要不要復(fù)審？”回答這個(gè)問題，關(guān)鍵在于通過專利復(fù)審能否最終獲得專利授權(quán)或者大概率授權(quán)，以及需要付出多大代價(jià)進(jìn)行復(fù)審。
這里，我們立足專利申請文件和專利駁回之前的審查情況，根據(jù)近階段的實(shí)踐經(jīng)歷，從復(fù)審機(jī)構(gòu)和流程設(shè)置、當(dāng)前現(xiàn)狀、復(fù)審考量、復(fù)審建議、參考案例等多個(gè)角度，探討分析當(dāng)前條件下進(jìn)行專利復(fù)審的可行性策略。
1.復(fù)審機(jī)構(gòu)和流程
專利復(fù)審屬于一種行政救濟(jì)方式，專利申請被駁回以后通過復(fù)審程序可以繼續(xù)進(jìn)行審查。當(dāng)前，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局下屬專利局所屬的復(fù)審和無效審理部履行專利復(fù)審的職能，該部門與其他專業(yè)審查部和多地審協(xié)中心屬于并列的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，如圖1所示。這是2019年3月國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局內(nèi)部機(jī)構(gòu)改革之后的調(diào)整情況。而在此之前，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局直屬的專利復(fù)審委員會(huì)履行專利復(fù)審職能，其中“主任委員由國務(wù)院專利行政部門負(fù)責(zé)人兼任”[1]。這種機(jī)構(gòu)組織形態(tài)變化屬于適應(yīng)性調(diào)整改革，勢必對專利復(fù)審產(chǎn)生積極影響。
駁回專利申請進(jìn)入復(fù)審程序后，首先進(jìn)行前置審查，即仍由該專利申請的原審查部門進(jìn)行審查，通常為期一個(gè)月。若前置審查認(rèn)定可以撤銷原駁回決定，則復(fù)審程序結(jié)束，返回原審查部門繼續(xù)審查；若前置審查堅(jiān)持原駁回決定，則由復(fù)審和無效審理部進(jìn)行合議審查，通常由三名審查員組成合議組“僅針對駁回決定所依據(jù)的理由和證據(jù)進(jìn)行審查。” [2]
2.當(dāng)前現(xiàn)狀
從復(fù)審數(shù)量看，《國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2021年度報(bào)告》[3]公開的數(shù)據(jù)表明：“2021年，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局共受理專利復(fù)審請求7.6萬件，同比增長39.2%”。以發(fā)明專利為例，2021年審結(jié)的發(fā)明專利有126.6萬件，其中授權(quán)的發(fā)明專利是69.6萬件，那么就有57萬件發(fā)明專利未授權(quán)，而發(fā)明專利的復(fù)審請求量是7.36萬件，在未被授權(quán)的發(fā)明專利中的占比是12.9%。也即是在每10件未被授權(quán)的發(fā)明專利中就有1件專利提出了復(fù)審請求，表明公眾對發(fā)明專利審查結(jié)果的認(rèn)可度較高，復(fù)審請求的占比屬于低位水平。
從復(fù)審效果看，“在審結(jié)的發(fā)明專利復(fù)審案件中，撤銷駁回占47.2%”，這表明發(fā)明專利通過復(fù)審有近一半是能夠撤銷駁回，專利復(fù)審的救濟(jì)功能發(fā)揮明顯。但是撤銷駁回只是中間狀態(tài)，并不代表該專利申請最終一定能夠授權(quán)，還需要繼續(xù)審查才能確定最終結(jié)果。
從復(fù)審周期看，“復(fù)審請求的結(jié)案周期平均為16.4個(gè)月”，也即是平均周期接近一年半。從今年的實(shí)際情況來看，這個(gè)周期有延長的趨勢，表明復(fù)審案件存在數(shù)量繼續(xù)增加和審查周期延長的現(xiàn)實(shí)問題。2017年8月開始實(shí)施的《專利優(yōu)先審查管理辦法》增加了專利復(fù)審優(yōu)先審查，要求復(fù)審優(yōu)先審查在7個(gè)月內(nèi)審結(jié)?？梢灶A(yù)知，專利復(fù)審行政部門承擔(dān)很大的工作壓力，面臨審查隊(duì)伍建設(shè)和審查任務(wù)繁重的供需矛盾。
從復(fù)審關(guān)注度看，我們注意到近5年國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的各年度專利復(fù)審無效十大案件，統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表1所示。從整體上看復(fù)審案件的占比較少，特別是近兩年的復(fù)審案件均為0件，表明復(fù)審案件低于無效案件的關(guān)注度，也表明近兩年復(fù)審案件中出現(xiàn)的典型案例和指引較少。“2021年，共受理專利無效宣告請求7628件”，這與專利復(fù)審請求7.6萬件相比，在數(shù)量對比上僅為復(fù)審案件的十分之一。因此，專利復(fù)審仍然是專利復(fù)審和無效審理部的主要工作。
3.復(fù)審考量
從專利申請文件看，這是復(fù)審考量的客觀基礎(chǔ)。一方面要看權(quán)利要求書的保護(hù)范圍，另一方面要看說明書中實(shí)施例的內(nèi)容。如果權(quán)利要求書保護(hù)的范圍較大，而對應(yīng)的說明書又有多個(gè)發(fā)明點(diǎn)和足夠詳實(shí)的實(shí)施例，那么這種專利申請文件可以通過進(jìn)一步縮小權(quán)利保護(hù)范圍而進(jìn)行復(fù)審。
從申請人看，這是復(fù)審考量的主觀基礎(chǔ)。申請人對于專利申請駁回會(huì)有疑慮和失落感，在進(jìn)行復(fù)審或不復(fù)審的決策中，存在一定程度的不確定性和盲從性。如果連續(xù)有多個(gè)專利被駁回，則會(huì)進(jìn)一步降低對專利授權(quán)的信心，因此申請人對專利復(fù)審的主觀需求并不強(qiáng)烈，若沒有充足的理由，申請人并不愿意付出額外的開銷進(jìn)行專利復(fù)審。
從審查意見和答復(fù)陳述看，這是復(fù)審考量的前期基礎(chǔ)。如果審查意見對事實(shí)認(rèn)定和/或規(guī)章適用存在認(rèn)識(shí)偏差，而對應(yīng)的答復(fù)陳述又缺乏針對性和辨析性，經(jīng)過少于兩次審查意見后就被駁回的專利申請，則具有復(fù)審的潛在可能性。
從復(fù)審現(xiàn)狀看，這是復(fù)審考量的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。專利復(fù)審行政部門經(jīng)歷機(jī)構(gòu)調(diào)整改革后的時(shí)間并不長，專利復(fù)審的數(shù)量呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢，公眾對復(fù)審質(zhì)量和效率有更高需求和期待。專利復(fù)審優(yōu)先審查是一個(gè)可選途徑。
4.復(fù)審建議
做好復(fù)審評估。結(jié)合表2，可以從以下四個(gè)維度對專利復(fù)審進(jìn)行評估。評估的目的是為了能夠更加客觀的認(rèn)識(shí)前期被駁回專利的實(shí)際情況，讓專利復(fù)審具有客觀依據(jù)和可操作性，減少和避免專利復(fù)審決策的盲目性和盲從性，因此可以成為申請人實(shí)施專利復(fù)審的流程要求，也可以是專利代理機(jī)構(gòu)委案復(fù)審的前置程序。復(fù)審評估通常需要計(jì)入到復(fù)審成本中。
甄選復(fù)審?fù)緩?。申請人通常是委托專利申請的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行專利復(fù)審，這種情況下建議申請人可以要求代理機(jī)構(gòu)更換不同的專利代理師或多個(gè)專利代理師研討。這是因?yàn)槿绻€是由原專利代理師承辦，會(huì)受到前期答復(fù)思維的限制，難以找到新的突破點(diǎn)。人員更換或者多人討論，則有利于轉(zhuǎn)換思維角度和多思維角度去研判復(fù)審策略。當(dāng)然，在駁回專利較多的情況下，申請人也可以考慮更換復(fù)審經(jīng)驗(yàn)更為豐富的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)審。
優(yōu)化復(fù)審開銷。申請人對于復(fù)審開銷持謹(jǐn)慎態(tài)度，因?yàn)楫吘箤儆诒获g回的專利申請，通過復(fù)審授權(quán)的難度較大。因此建議申請人可以分兩步付費(fèi)，第一步是先支付基礎(chǔ)開銷，滿足代理機(jī)構(gòu)的成本需求，第二步是可選性開銷，就是復(fù)審成功支付這部分費(fèi)用，沒有成功則無需支付，這樣也有利于代理機(jī)構(gòu)更為勤勉的履行義務(wù)并體現(xiàn)實(shí)力，同時(shí)申請人也能降低成本。
監(jiān)督復(fù)審過程。從專利駁回到提出復(fù)審請求有三個(gè)月的時(shí)間，申請人需要盡可能較早的確定是否復(fù)審。確定復(fù)審以后，則需要撰寫復(fù)審請求書，對其中的復(fù)審理由要充分論述，不能是原有意見陳述的簡單重復(fù)，可以引入證據(jù)說明。要注重提交復(fù)審請求后有一個(gè)月的前置審查期限，建議可以及時(shí)和原審查員進(jìn)行至少一次電話討論。進(jìn)入合議審查階段后，在進(jìn)行復(fù)審意見陳述過程中，也建議與合議組至少有一次電話討論。以上這些復(fù)審過程應(yīng)當(dāng)留有記錄，以備監(jiān)督檢查和反思總結(jié)。
改進(jìn)復(fù)審流程。針對當(dāng)前專利復(fù)審行政部門面臨的審查壓力，以及復(fù)審流程的設(shè)置方式，建議在前置審查階段可以適當(dāng)延長前置審查期限，進(jìn)一步完善前置審查的組織形式，例如是否可以引入具有合議形式的前置審查，由此進(jìn)一步增強(qiáng)前置審查的救濟(jì)功能，提升復(fù)審效率，減輕后續(xù)合議審查的工作量和壓力。
5. 參考案例
在筆者處理的一件復(fù)審案件中，前期基于爭取較大保護(hù)范圍的考慮，在意見陳述中對申請文件修改較為有限，結(jié)果在第二次審查意見之后，收到了駁回決定。
經(jīng)過評估以后，我們認(rèn)為該專利申請文件的內(nèi)容本身比較詳實(shí)，審查意見中關(guān)于技術(shù)問題和技術(shù)啟示存在認(rèn)識(shí)偏差，因此決定在對申請文件修改的基礎(chǔ)上提出復(fù)審請求。同時(shí)，以合理的價(jià)格與申請人達(dá)成復(fù)審委托。
在實(shí)際實(shí)施中，此案是2021年7月6日收到駁回決定，10月15日提出復(fù)審請求，10月20日收到復(fù)審請求受理通知書。我們在復(fù)審理由中進(jìn)一步根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征在本申請中的技術(shù)效果確定解決的技術(shù)問題，重點(diǎn)闡述了相關(guān)區(qū)別技術(shù)特征屬于“功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系的技術(shù)特征，應(yīng)整體上考慮所述技術(shù)特征和它們之間的關(guān)系在要求保護(hù)的發(fā)明中所達(dá)到的技術(shù)效果”[2]，還從正反兩個(gè)方面對對比文件2和對比文件1相結(jié)合為什么不能產(chǎn)生技術(shù)啟示進(jìn)行了剖析說明。
在收到復(fù)審請求受理通知書之后的一周時(shí)間內(nèi)，主動(dòng)與原審查員進(jìn)行了電話討論，進(jìn)一步向原審查員闡述了復(fù)審理由中的核心觀點(diǎn)。11月5日收到了該案的復(fù)審決定書（第280144號）[4]，如圖2所示，表明根據(jù)前置審查意見撤銷原駁回決定，由原審查部門繼續(xù)審查。11月17日收到了該案的發(fā)明專利授權(quán)通知書。
最后，在當(dāng)前大力提升專利申請質(zhì)量，以及提高專利審查質(zhì)量和效率的大背景下，專利復(fù)審作為對專利申請駁回的必要行政救濟(jì)手段，應(yīng)當(dāng)?shù)玫街匾暋⒓訌?qiáng)和持續(xù)改進(jìn)。在復(fù)審實(shí)務(wù)中，要緊密結(jié)合專利申請文件本身，以及前期專利審查的實(shí)際情況，有理有據(jù)確定專利復(fù)審策略，采取切實(shí)可行的專利復(fù)審舉措，力爭以較高的性價(jià)比實(shí)現(xiàn)專利復(fù)審的最佳結(jié)果。
【參考文獻(xiàn)】
【關(guān)閉】
